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최근 세계 1위 제약사인 화이자와 국내 제약사간의 특허분쟁, 한·미·일간 반도체 특허소송 등이 급증하고 있으며, 특히 현재 진행 중인 한·미 자유무역협정(FTA) 협상에서 보듯, 외국기업의 특허공세에 더욱 확대될 것으로 예상된다. 이러한 시점에서 특허청에서는 우수한 기술이 작은 실수로 사장되지 않도록 “특허출원시 유의해야 할 10가지”를 발표하였다.
“특허출원시 유의해야 할 10가지”는 특허 소송 등에서 접하기 쉬운 특허출원의 실제 사례들을 종합적으로 분석하여 유형별로 정리한 것으로 특허출원에 있어서 특히 유의하여야 할 사항을 추려서 10가지로 알기 쉽게 정리한 것이다.
이것은 특허출원 경험과 특허제도에 대한 이해가 부족한 중소기업이나 개인출원인들의 작은 실수로 인해 우수한 발명이 특허로서 등록받지 못하는 일이 발생하지 않도록 하기 위해 특허심사·심판이나 소송단계에서 개인발명가나 중소기업이 자주 실수하는 사례를 분석·정리한 것이다.
그 동안의 특허분쟁의 경험으로 지재권의 중요성에 대한 인식이 크게 높아졌으며 중소기업이나 개인출원인에 의한 특허출원도 비약적으로 늘어나고 있다. 그러나 대기업처럼 특허전담부서를 두고 체계적으로 특허관리 활동을 할 수 없는 중소기업이나 개인출원인의 경우 특허출원 자체가 부담일 수 밖에 없다.
자금이나 법적 인프라가 부족한 우리 중소기업이나 개인출원인이 복잡한 지재권제도를 제대로 이해하고 이를 바탕으로 전략적으로 지재권을 확보하여 분쟁의 소지를 미연에 방지하거나 효과적인 특허를 획득하는 데에는 한계가 있는 것이 사실이다.
이번에 특허청(청장 전상우)에서 발표한 “특허출원시 유의해야 할 10가지”는 날로 수위를 높여가고 있는 외국기업의 특허공세에 효과적으로 대응하는데 필요한 우리의 우수한 기술이 지재권의 이해 부족에서 오는 작은 실수로 사장되지 않도록 구체적 사례를 들어 알기 쉽게 정리함으로써 우리 발명자들에게 특허 출원시 실질적인 도움을 줄 것으로 기대된다.
◈ 특허출원시 유의해야 할 10가지 ◈
<1> 제품 출시/논문 발표보다 특허 출원이 우선
<2> 의료행위 발명은 특허 대상이 아니다.
<3> 특허출원 전에 선행기술 검색은 필수
<4> 공동발명, 출원 전에 권리관계를 명확히
<5> 출원명세서를 충실하게 기재하라.
<6> 우선심사제도를 적극 활용하라.
<7> 외국에서 특허를 향유하려면 외국에도 출원하라.
<8> 해외출원에도 기한이 있다.
<9> 정부 지원정책을 적극 활용하라.
<10> 특허출원시 상표출원도 함께 고려
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1. 제품 출시/논문발표보다 특허 출원이 우선 |
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◉ 특허제도는 발명을 공개하는 대가로 특허권을 부여하는 제도이므로 이미 일반에 알려진 발명에 대하여는 특허권을 부여하지 않음.
◉ 새로 개발한 기술을 특허출원 전에 제품 출시 또는 논문 발표 등을 통하여 공개하게 되면 추후에는 특허를 받을 수 없으므로, 공개 이전에 특허출원을 먼저 하는 것이 무엇보다 중요. |
【사례1】제품 카타로그 배포 (대법원 1987.6.23. 86도2670 판결)
<사실관계>
o 일본의 M사는 마루나 연사기에 관한 실용신안을 일본 및 한국에 출원하여 등록을 받았음 .
o 그 후 한국의 나모씨가 동제품을 생산하여 판매하자 특허침해소송을 제기하였으나, M사가 특허출원 전에 이 제품의 카다록 및 팜플렛을 한국에 다량 배포하여 누구나 알 수 있는 상태가 되었다는 점이 인정되어 패소하였음.
<시사점>
o 신제품을 개발한 후 본국을 포함하여 제품을 판매하고자 하는 각 나라에 특허출원을 하기 전에 제품 출시 또는 제품 광고 등을 통하여 공개하면 누구나 합법적으로 동일한 제품을 만들어 판매하는 것이 가능하게 되므로 경쟁업체에게 어부지리를 주는 결과가 됨.
o 제품출시 또는 제품광고 전에 반드시 특허출원을 먼저 해야 함에 유의할 필요가 있음.
【사례2】논문 발표 (대법원 1996.6.14. 선고 95후19 판결)
<사실관계>
o P사 발명자가 특허출원 전에 “활성산소가 관여하는 생체반응에 미치는 플라보노이드 및 기타 페놀성 화합물의 영향”이라는 제목의 박사학위논문으로 발표하여 해당 발명이 특허청으로부터 특허 거절되었으나,
o 박사학위논문이 논문 발표 공개시점으로부터 6개월 이내 특허 출원되어 공지예외적용 대상에 해당되는 점을 입증하여 최종적으로 특허 등록됨.
<시사점>
o 특허출원 전에 본인이 발표한 논문에 의하여 특허가 거절될 수 있음.
o 예외적으로 특허 가능한 경우로 “공지예외적용” 대상인 경우에 해당되나,
o “공지예외적용” 대상 요건을 갖추고 있어도 발표 논문을 특허출원 전에 제3자가 다른 수단으로 공개하면 특허 거절되므로, 논문 발표하기 전에 특허출원하는 것이 우선임을 명심해야 함.
※ “공지예외적용“ 대상이란?
특허출원 전에 특허출원인이 행한 모든 공지행위(논문 발표 등)를 특허 거절이유에서 제외하는 것으로
- 논문발표 등 공개시점으로부터 6개월 이전에 특허출원해야 하고,
- 출원서에 “공지예외적용” 대상임을 기재하여야 함.
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2. 의료행위 발명은 특허 대상이 아니다. |
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◉ 인간에 대한 수술방법, 치료방법, 진단방법 등의 의료행위 발명은 산업상 이용가능성이 없는 것이어서 특허의 대상이 아님.
◉ 의료행위 발명은 특허가 될 수 없지만 의료기기 발명은 특허가 가능하므로 의료기기 발명으로 특허출원. |
【사례】의료행위 발명 (특허법원 2005.6.23. 선고 2004허7142 판결)
<사실관계>
o 정모씨는 쑥뜸구를 사용하여 사람의 기의 흐름을 원활하게 하기 위한 “온구기 사용방법”을 특허출원 하였음.
o 그러나 사람을 대상으로 하는 의료행위 발명은 산업상 이용할 수 있는 발명이라 할 수 없어서 특허 거절됨.
<시사점>
o 사람에 대한 의료행위 발명에 대하여 특허를 부여하지 않는 이유는, 인간의 생명이나 건강을 유지․회복하기 위한 방법에 관하여 독점적 지위를 부여함으로써, 치료․진단․질병 예방행위를 자유로이 할 수 없도록 하는 것은 특허제도 목적에 우선하는 인간의 존엄이라는 절대적 가치에 반하기 때문임.
o 의료행위 발명(방법 발명)은 특허 대상이 아니지만, 의료기기 발명은 특허 대상이 되므로 의료기기에 대한 발명으로 특허 획득함으로써 발명자의 권리를 보호받을 수 있음.
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3. 특허출원 전에 선행기술 검색은 필수 |
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◉ 중복 투자 및 연구를 예방하고, 기술개발 동향 파악 및 기술개발 방향 설정을 위하여 연구개발 단계 초기에 선행기술 검색은 필수.
◉ 특허출원 명세서 작성시 선행기술과의 차이점을 강조하면서 출원발명의 우수성을 부각하면 특허 가능성이 높아짐. |
【사례】출원발명과 동일한 종래 기술 존재
<사실관계>
o S사는 몇 주간에 걸친 연구 및 시험을 통하여 은 나노 입자를 이용한 부항컵을 개발하여 2004. 9. 7.에 특허출원 하였음.
o 그러나 이와 동일한 발명은 이미 종래 기술로 수없이 존재하여 특허 거절되어 몇 주간에 걸친 연구는 수포로 돌아감.
<시사점>
o 이미 존재하는 기술에 대하여 중복 연구 개발할 수 있으므로 연구개발 단계 초기부터 선행기술 검색은 필수임.
o 특허문헌에 대한 선행기술 검색을 하면 기술개발 동향을 알 수 있고 새로운 기술에 대한 아이디어도 얻을 수 있음.
o 특허기술 정보를 검색할 수 있는 곳으로서 무료로 이용할 수 있는 KIPRIS 서비스(www.kipris.or.kr)를 적극 활용할 필요가 있음.
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4. 공동발명, 출원 전에 권리관계를 명확히 |
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◉ 특허받을 수 있는 권리는 원칙적으로 발명자에게 있으나, 이 권리는 타인에게 양도 가능.
◉ 발명을 공동으로 하여 특허받을 수 있는 권리가 공유인 경우, 공유자 전원이 공동으로 특허출원. |
【사례】공동발명 (특허법원 2004.11.12. 선고 2003허6807 판결)
<사실관계>
o H사 직원 황모씨와 T사 직원 조모씨가 반찬냉장고를 공동 개발하여 예약승계 계약으로 특허받을 수 있는 권리가 각 소속회사에게 승계되었고, 제품에 대한 판매는 H사가, 생산 및 특허권 관리는 T사가 맡기로 하고, 특허출원인 명의를 묵인 내지 승인으로 T사 단독으로 출원하였음.
o T사가 H사에게 제품 전량 납품하겠다는 약속을 위반하면서 약속위반에 대한 대가로 특허권을 H사에게 이전등록하여 주었으나,
o 특허받을 수 있는 권리가 승계됨 없이 단지 명의만 신탁된 것으로 인정되어, 공동으로 출원하지 않은 이유로 등록무효되었음.
<시사점>
o 직무발명인 경우 특허받을 수 있는 권리에 대한 예약승계 계약이 없으면 특허권은 직원에게 있고 회사는 통상실시권만 가짐.
o 공동발명인 경우 특허출원 전에 특허받을 수 있는 권리의 양도 계약을 반드시 작성해 두거나 공동명의로 출원해야 추후 분쟁을 방지하고 등록된 특허가 무효되는 것을 예방할 수 있음 .
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5. 출원명세서를 충실하게 기재하라. |
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◉ 특허출원 명세서는 당업자가 그 명세서에 기재된 내용을 보고 해당 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 충실하게 기재.
◉ 특허출원 후 당업자가 용이하게 실시할 수 있도록 명세서를 보정하는 것은 허용되지 않으므로, 특허출원 당시에 명세서를 정확하게 기재하는 것이 중요. |
【사례】명세서 기재 (특허법원 2005.3.18. 선고 2004허5962 판결)
<사실관계>
o 임모씨는 ‘된장식빵의 제조방법’을 2000. 7. 24.에 특허출원 하였음
o 그러나 명세서에 기재된 된장식빵의 구성요소의 “조성비”가 명확하지 않아서 당업자가 용이하게 반복 재현할 수 없는 것으로 인정되어 특허 거절됨.
<시사점>
o 특허제도는 새로운 기술을 개발하여 그것을 공개한 자에게 국가가 독점권을 부여함으로써 발명을 보호하는 것이므로, 특허를 받기 위해서는 공개된 기술 내용이 제3자가 발명을 용이하게 반복 재현할 수 있도록 정확하게 기재하여야 함.
o 우수한 기술이라도 특허 명세서를 잘못 기재하여 특허를 못 받게 되는 경우가 많이 발생하므로 명세서 작성시 유의해야 함.
- 출원 공개 이전이라면 해당 출원을 취하하고, 잘 작성된 명세서로 다시 출원해도 되나,
- 출원 공개 이후에는 다시 출원해도 공개된 본인의 발명으로 특허 거절됨.
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6. 우선심사제도를 적극 활용하라. |
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◉ 조기에 특허권을 확보할 필요가 있는 경우에는 우선심사제도를 적극 활용.
◉ 특허출원의 심사순위는 심사청구 순위에 의하는 것이 원칙이나, 공익 및 발명의 적절한 보호가 필요한 경우 예외적으로 우선적으로 심사. |
【사례】우선심사제도 활용 (특허등록번호 495904호)
<사실관계>
o 장모씨는 입체문양 선지에 관한 발명을 2005. 3. 4.에 특허출원 하였고, 2005. 3. 33.에 특허출원된 발명을 자기가 실시 중에 있는 것으로 우선심사 신청을 하여 특허청은 우선심사 결정을 하였음
o 그후 3개월이 채 되지 않은 2005. 6. 8.에 특허등록 되었음.
<시사점>
o 특허에 관한 심사 순위는 원칙적으로 심사청구 순에 의하는데, 국가 산업발전이나 공익상 긴급 처리가 필요하다고 인정되는 출원에까지 예외없이 상기 원칙을 적용하다 보면 국익 및 발명의 적절한 보호가 저해될 수 있음.
o 특허출원인이 특허출원된 발명을 생산․판매 등 실시 중인 경우 등 특허권의 조기 확보가 필요한 경우에는 우선심사 제도를 적극 활용할 필요가 있음.
※ 우선심사 청구 절차
출원발명이 우선심사 대상이 되는 경우 누구든지 우선심사를 신청할 수 있으며, 우선심사신청설명서와 증빙서류를 첨부하여 ‘우선심사신청서’를 특허청에 제출함.
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7. 외국에서 특허를 향유하려면 외국에도 출원하라(속지주의). |
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◉ 특허권의 효력은 각 국가마다 독립적으로 존재하므로, 한국에서 획득한 특허는 한국에서만 효력이 있음.
◉ 수출을 염두에 두고 설비투자를 하는 경우에는 수출하고자 하는 각 나라에서 독립적으로 특허권을 획득해야 함에 유의. |
【사례】국내 중소기업 S사의 경우
<사실관계>
o 국내 중소기업인 S사는 압축포장용기를 생산하여 일본에 수출하는 것을 목표로 설비투자를 하는 한편, 업무상 협력관계에 있던 A사으로부터 국내 특허에 관한 권리를 양도 받았음.
o 양사는 동제품을 수입하여 일본에 판매하는 일본측 협력 파트너인 J사가 자기명의로 일본특허청에 출원하는데 동의.
o 이후 일본에서 동 제품 판매와 관련한 이권 때문에 일본에서 의장권을 획득한 J사와의 관계가 악화되어 S사 제품의 일본 수출이 무산됨으로써 도산 위기에 처함.
<시사점>
o S사는 일본 시장을 염두에 두고 설비투자를 하면서도 일본 내에서의 지재권 확보에 소홀하였고, 일본에서 권리를 가진 J사와일본수출과 관련한 지재권 문제를 명확하게 처리하지 않음으로써 주된 시장으로 고려하였던 일본으로의 수출길이 막혀 도산 위기를 맞음.
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8. 해외출원에도 기한이 있다. |
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◉ 국내에 출원을 하고 1년 이내에 해외 출원을 하여야만 국내 출원일을 인정받을 수 있고, 국내출원일로부터 18개월이 지나가면 국내출원이 공개되어 해외에 출원하더라도 특허를 받을 수 없는 등 해외출원에도 시기적 제한이 있으므로, 적기에 출원할 수 있도록 유의 |
【사례】美, 에드워드 멘델사의 거절결정건 (특허 2000-749호)
<사실관계>
o 미국의 에드워드 멘델사는 “서방성 제형(알부테롤)”에 관한 특허를 1995.11.3.에 미국에 출원 한 후, 이를 기초로 우선권 주장을 하면서 2000.1.7.에 한국에 출원하였음.
o 에드워드 멘델의 한국출원은 미국출원일로부터 1년이 경과되어 우선권주장기간을 넘겼을 뿐만 아니라, 미국에서 동 출원이 공개된 시점마저도 넘기고 뒤늦게 출원된 것으로 특허등록이 거절되었음.
<시사점>
o 국내에서 특허출원을 하고 이를 기초로 해외에 출원을 하고자 하는 경우에는 국내출원일로부터 1년 이내에 출원하도록 유의해야 함
o 여러 나라에 동시에 특허 출원하는 효과가 있는 PCT제도를 적극 활용할 필요가 있음.
※ PCT(특허협력조약) 제도란?
다수의 외국에 특허출원하는 경우, 각 국가마다 요구하는 언어등 출원 요건을 맞춰야 하는 불편함을 덜고자 PCT제도가 도입됨. 하나의 출원으로 PCT에 가입된 다수 국가에 동시에 출원하는 효과가 있음.
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9. 정부 지원정책을 적극 활용하라. |
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◉ 특허제도에 대해서 잘 모른다고, 돈이 없다고 특허를 포기하지 말고 좋은 아이디어가 있으면 정부 지원정책을 적극 활용
◉ 특허출원 처음이라면 무료 특허교육 및 상담을 이용 |
【정부 지원정책】
o 출원료 등 수수료 면제 또는 감면 제도
- 특허청에서는 중소기업, 학생 등의 출원료, 심사청구료, 최초 3년분의 등록료 등을 감면하거나 면제하고 있음.
o 해외출원비용 지원 제도
- 특허청에서는 개인 또는 소기업이 외국에 출원하는 특허 출원비용을 지원해 줌으로써 우수 발명의 해외출원 및 권리확보를 장려하고 있음.
o 무료 특허교육 및 상담
- 지역별로 설치된 27개 ‘지역지식재산센터’(특허청홈페이지 ‘소속유관기관’ 참조; www.kipo.go.kr)에서 운영중인 무료 특허교육 및 상담을 손쉽게 받을 수 있음.
<시사점>
o 특허제도에 대한 지식이나 비용 걱정없이 정부지원정책을 잘 활용하면 좋은 아이디어를 특허화할 수 있음.
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10. 특허출원시 상표출원도 함께 고려 |
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◉ 강력한 브랜드는 소비자들에게 다양한 이미지를 떠올리게 하고 강렬하면서도 호의적인 느낌을 불러일으킴
◉ 성숙기에 들어선 소비용품 시장에서는 제품의 기능 뿐만아니라 타사 제품과 차별화된 느낌을 주는 브랜드가 제품의 경쟁력이므로 특허출원과 동시에 상표출원도 함께 고려 |
【사례1】상표 자산 가치 (기업 인수합병)
o 1994년 해태는 오디오 전문기업체인 인켈을 2백억원이라는 가격으로 인수하였는데 매입시점에서 인켈의 주식 가격은 147억원이었으나, ‘인켈’이라는 브랜드 자산이 높이 평가되어 30%의 프리미엄을 추가 지불하였음.
o 말보로 담배로 유명한 필립모리스사가 식품회사인 크래프트를 매입할 때 정부가격의 6배가 넘는 129억달러를 지불하였음. 필립모리스사는 크래프트의 고정자산을 13억달러로 산정하였지만 ‘Kraft'라는 브랜드의 무형자산에 대해 116억달러를 추가 지불하였던 것임.
【사례2】상표 자산 가치 (중소기업 성공사례)
o 낚시대 제조회사 S사는 'Silver Star'라는 상표 출원하였으나 많은 국가에서 기 등록되어 등록 거절되었으나, 자체 상표인 ‘Silstar'를 개발하여 세계 20여국에 출원등록 및 3,500만불 수출하였음.
<시사점>
o 상표제도는 자기업무에 관련된 상품을 타사 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 기호, 문자, 도형, 입체적 형상 또는 이들의 결합과 이들 각각에 대한 색채를 결합한 것으로 특허와 마찬가지로 등록상표에 대하여 독점적 권리가 생김.
o 상표 자체가 가치있는 자산이고 제품 경쟁력을 높이므로, 소비자들이 자사 브랜드에 대해 가능한한 좋은 이미지를 갖도록 장기적인 관점에서 일관성 있는 브랜드 관리가 필요함.
<세계 주요기업 브랜드 가치>
(‘100대 최고 가치 브랜드’, 조사기관 밀워드 브라운 옵티머, 2006)
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순위 |
브랜드명 |
평가액(100만 달러) |
국가 |
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1 |
마이크로소프트 |
62,039 |
미국 |
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2 |
제너럴일렉트릭 |
55,834 |
미국 |
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3 |
코카콜라 |
41,406 |
미국 |
|
4 |
차이나모바일 |
39,168 |
홍콩 |
|
43 |
삼성전자 |
12,028 |
한국 |
|
63 |
소니 |
9,358 |
일본 |
※ 상표출원시 유의사항
o 경쟁사 상표와 뚜렷이 구별되도록 독창적 상표 개발
- 국내․외 유명 상표 내지 경쟁사와 유사한 상표는 사업 초기부터 걸림돌이 될 수 있으며, 등록되더라도 등록 무효될 수 있음.
o 지정상품은 실제 생산, 판매 등 실시하거나 앞으로 실시할 예정인 품목에 한정
- 전혀 실시하지도 않은 품목까지 출원하는 경우 비용은 물론 타인의 권리와 충돌될 우려가 높음.
- 등록되더라도 3년간 사용하지 않으면 등록 취소될 수 있음. |